商標淡化突破了傳統的商標混淆理論，將著眼點放在馳名商標所蘊含的商業價值不被他人所侵蝕和分享的層面上。於是，禁止他人在非相同商品上使用馳名商標成為了反淡化的重要組成部分。
起源
傳統理論對商標權的保護限定在註冊商品或服務的範圍內，而商標淡化是將與他人相同或相似的商標使用在不相同、不相似的商品或服務上，這顯然超出了傳統商標權的保護範圍，因此傳統的商標權理論不能夠完整的保護商標權人的利益。
在德國的情況
商標淡化現象最早出現在德國。德國1923年德國一地方法院在一判決中禁止襪子製造商使用“4711”香水商標。1年後，另一地方法院在一判決又禁止刀剪行業使用“ODOL”的牙膏商標。這兩個將商標保護範圍由相同或相似商品擴大到不相類似商品的地方法院判例後來都被德國聯邦最高法院得以確認。德國學者將這一對馳名商標擴大保護的立法基礎稱為“商標吸引力受沖淡之虞”。淡化理論由此而生。
此後，德國法院在判決中不斷引用商標淡化理論。例如在“Dimple”一案中，聯邦德國法院禁止被告使用“Dimple”和“Chivas”兩個高品質、高價位的威士忌品牌來推銷自己的化妝品。德國聯邦最高法院在判決中將這種商標淡化行為表述為：“梵谷度著名性的商標，由於其具有吸引力的事實，以及代表企業的商業價值，因此對此類商標的侵害，不問其是否使用於同類或是完全不同商品，如果侵害行為已損害該商標及其吸引力，均被認為損害及於該企業本身。”將其理論依據表述為：“之所以要給予這種反淡化保護，是因為該顯著商標的所有人，完全有正當理由繼續維持他花費大量時間和金錢取得的獨特地位，任何可能危及他的商標的獨創性和顯著性，以及由此產生的廣告效應的行為都應當禁止。保護的目的不在於避免任何形式的混淆，而是為了使積累的資產免遭侵害。”
在美國的情況
1927年，美國學者富蘭克.斯凱特（FrankSchexhter）在《哈佛法律評論》上撰文，寫到：“商標權人不僅應當禁止他人將他的商標使用於相互競爭的商品上，而且應當禁止使用在非競爭性商品上。”美國的其他學者對這個問題做了進一步的探討，並使商標淡化理論逐漸成熟起來。美國律師協會智慧財產權分會主席湯姆斯。E.史密斯（Thomas.E.Smith）指出：“如果法院容許或者放任‘勞斯萊斯’餐館、‘勞斯萊斯’自助餐廳、‘勞斯萊斯’褲子、‘勞斯萊斯’糖果存在的話，那么，不出十年，‘勞斯萊斯’商標的所有人就將不再擁有這個世界馳名商標。”許多學者也都認為，馳名商標有著巨大的聲譽，任何人對馳名商標的任何不良使用，都可能沖淡、弱化甚至玷污該商標的識別性和顯著性，損害該商標承載的商譽，給商標權人造成重大損失。美國國會在上個世紀30年代試圖對商標淡化進行立法，禁止可能損害在先使用人的信譽、名聲和商業信用的侵權行為，但最終未能獲得通過。1945年美國商標法（即蘭漢姆法）第43條對商標淡化有所規定。1947年麻薩諸塞州第一個制定商標的反淡化法。此後，各州紛紛制定自己的商標反淡化法。到目前為止，已有過半數的州制定了自己的商標淡化法。1996年初，美國國會制定的《聯邦商標反淡化法》開始生效，標誌著商標淡化理論在美國的最終確立。
商標淡化理論在美國被提出以後，很快就波及到其他國家，一些國際條約也吸收了這一理論。如《巴黎公約》（1967年斯德哥爾摩文本）第6條之二就專門規定了商標淡化問題。世貿組織1994年達成的TRIPS協定，世界智慧財產權組織1996年制定的《關於反不正當競爭保護的示範規定》，都吸收了商標淡化理論。大陸法系國家也非常重視商標淡化理論的研究和立法，1991年法國《智慧財產權法典》，1994年德國《商標法》都有相關的規定。
表現形式
弱化
“周住”洗衣粉冒充“雕牌洗衣粉”
“周住”洗衣粉冒充“雕牌洗衣粉”
“周住”洗衣粉冒充“雕牌洗衣粉”
是對馳名商標淡化的最常見形式。具體來講，弱化是指無權使用人將馳名商標使用在不相同或不相類似的商品上，破壞馳名商標的識別力和顯著性，沖淡商標與商品之間的獨特聯繫，最終損害馳名商標的商業價值的行為。弱化行為首先破壞了馳名商標的識別力。商標首先應該具備區別不同商品和服務的功能，並保證使用同樣商標的商品或服務具有相同品質。消費者一看到“COCA-COLA”就想到飲料。如果所有的飲料都使用“COCA-COLA”商標，對消費者來說，怎么能識別、選擇滿意的商品呢？弱化行為破壞了馳名商標與特定商品或服務之間的獨特聯繫。馳名商標的所有人為建立商標與商品的獨特聯繫，花費了大量精力：通過長期的使用卓越品質的保證、大量的廣告宣傳，才使馳名商標具有絕對的顯著性。
污損
也稱玷污，是指無權使用人將與馳名商標相同或近似的商標用於對馳名商標的信譽產生玷污、醜化、負效應的不相同或不相類似的商品上的行為。污損是出於冒犯和污衊的目的擅自使用他人的馳名商標，破壞馳名商標與其特定商品或服務相聯繫所喚起的人們的滿意感。污損常常表現為兩種情況：一種是在不潔或有傷風化的背景下使用馳名商標。例如“賓士”商標是高質量、豪華汽車的象徵。如果有人將抽水馬桶命名為“賓士”，顯然，將豪華轎車和抽水馬桶聯繫到一起顯然不會使消費者開心。將馳名商標使用在與色情相聯繫的物品上，被認為是一種污損。例如華盛頓西區聯邦法院禁止將在兒童玩具上使用的CANDYLAND（兒童樂園）註冊為一個色情網站的candyland.com的域名。另一種情況是將馳名商標使用在普通商品上，例如“STEINWAY”案。此案中，被告將原告使用於鋼琴上的“STEINWAY”用來指示啤酒罐開啟把手，法院支持了原告的主張：認為“被告將‘STEINWAY’商標同其商業活動及商品聯繫使用的行為，如果不加以制止，原告高質量的鋼琴產品，勢必會同被告廉價批量的產品相聯繫，同銷售被告產品的小店、超級市場相聯繫。而這種聯繫必然會損害原告只生產或贊助高品位、高質量的聲譽和形象。”
退化
退化是指對商標的使用不當，使馳名商標成了商品的通用名稱，徹底喪失識別性，不再具有區別功能的行為。退化無疑是淡化中最嚴重的一種，商標權人徹底失去了自己曾經擁有的商標。在歷史上，Aspirin，Cellophane，Thermos都曾經是他人的註冊商標，現在已退化為乙醯水楊酸、透明玻璃紙和保溫瓶的通用名稱。不管是因為保護的過度成功，還是保護不力，馳名商標所有權人都要警惕這種情形的發生。《德國商標法》第16條規定：“如果在字典、百科辭典或類似的工具書中印出註冊商標易於令人產生該商標是一個商標所為之註冊的商品或服務的種類標誌的印象。商標所有人可以要求作品出版人在印出商標時附加此系註冊商標的提示；如果作品已經出版，則該請求權只限於在該作品重新出版時收入本條第1款規定的提示。”《歐洲共同體商標條例》第10條也有同樣的規定。
主要特徵
第一，淡化的對象是馳名商標。
馳名商標為相關公眾熟知，在市場上享有較高聲譽，與普通商標相比，馳名商標不僅標明著商品的來源，具有區別功能，更象徵著優良的產品質量和企業信譽，具有巨大的商業價值。淡化行為人在不相同或者不類似的商品或者服務上使用與馳名商標相同或者類似的標識，會使人誤以為該商品或者服務與馳名商標所有人有聯繫，因而接受該商品或者服務，淡化行為人由此獲得利益。如果以一般商標為對象，淡化行為人就不可能實現其獲利目的。
第二，商標淡化行為削弱商標的識別性。
顯著性是商標與其他商標相區別的特性。識別性是商標與特定的商品或者服務相聯繫的特性。馳名商標往往具有很強的顯著性和識別性，如果在不相同或不類似商品或服務上使用與馳名商標相同或者相近的商標，必將減弱馳名商標的識別性和顯著性，使其吸引力下降，最終淪為一般商標，甚至不再成為商標，這極大地損害了商標所有人的商譽。
構成要件
要有實施商標淡化的行為
商標淡化的行為從目前來看主要有以下幾種：
1．割裂(模糊)，指無權使用人將馳名商標用於其他不相同或不類似的商品或服務上，割裂該商標與特定商品或服務的聯繫。例如，將雀巢商標用於服裝，將皮爾·卡丹商標用於汽車，沖淡該商標在本行業已建立起來的聲譽，導致其商業價值和吸引力降低，使其指向特定商品的顯著性和識別性逐漸模糊，淡化了人們將該商標與特定商品聯繫起來的認識。
2．貶損(或醜化)，指無權使用人將馳名商標用於性質、功能相反或差距甚大的商品或服務上，貶低其聲譽。例如，將可口可樂商標用於農藥，將某馳名化妝品商標用於馬桶上，將某兒童玩具的馳名商標用於一些性用品上。這些都是對商標形象的污損和醜化，有損馳名商標的商業信譽或是降低其正面評價，使消費者對該商標產生不良印象。
3．曲解，把馳名商標解釋為某種商品和服務的代名詞，使該商標成為某種商品或服務的通用名稱，從而失去其應有的商業價值。例如，將“吉普”曲解為越野車的通用名稱，將味素曲解為味素的通用名稱，將氟利昂曲解為製冷劑的通用名稱等等，這些都使得商標指向特定商品的顯著性和可識別性完全喪失。
近似商標模仿
近似商標模仿
近似商標模仿
4．其他違法行使馳名商標使用權的行為。如在合法取得馳名商標使用權之後，不按約定的方式、方法、範圍使用馳名商標，導致侵權。例如，90年代初”熊貓”品牌的所有者為了自身經濟利益而將”熊貓”品牌的所有權有償讓給其他廠家使用，結果一些用”熊貓”品牌的企業不重視質量，而使該品牌的形象大受影響。還有在合法取得商標專用權之後棄置不用，任其逐漸被人們遺忘。
值得注意的是近年又出現了一些新的不正當使用馳名商標的行為，如將與他人的馳名商標相同或近似的文字作為企業名稱、商號使用，或將他人商標圖案用於自己產品的包裝、裝潢，或將他人的馳名商標註冊為自己的中文域名或漢語拼音域名。這些行為都會逐漸淡化馳名商標特有的顯著性和可識別性，違反誠實信用的商業道德。
應當注意的是商標的反淡化保護不是絕對的，不是一切未經許可的使用馳名商標的行為都構成“淡化”，下列使用馳名商標的行為不應構成“淡化”。
(1)在比較性商業廣告中的公平套用，這種套用的目的僅是為了將自己的商品與馳名商標所標誌的商品加以區別；
(2)非商業性使用；
(3)各種形式的新聞報導、評論；
(4)各種形式的在先使用，如在商標馳名之前，其他人就已經將其用於不同或不類似的商品或服務上，或用於企業名稱、商號、域名等，商標馳名之後在原有範圍內繼續使用。如果不加區別把一切未經許可的使用都看成是淡化，則又會走向另一個極端，造成一種“知識霸權”。
淡化的對象應當包括馳名商標和知名商標
經典“近似商標”爭議
經典“近似商標”爭議
馳名商標具有較高的知名度和信譽，標誌著優良的品質，在市場中起著重要的標識和引導作用，因而往往成為非法經營者侵犯商標權的首選對象。淡化的對象首先包括馳名商標，這一點理論界和立法、司法實務界都已無異議，當前爭議比較大的是馳名商標的認定標準。所謂馳名商標，根據中國《馳名商標認定和管理暫行規定》第二條，是指在市場上享有較高聲譽並為相關公眾所熟知的註冊商標。
淡化的對象是否應當包括知名商標，這一點當前爭議比較大。商標按其知名程度分為一般商標、知名商標和馳名商標。任何商標都不會一申請註冊就會成為馳名商標，馳名商標的培育和認定有一個過程，在商標被認定為馳名商標之前一般都是知名商標。如果對知名商標不給予反淡化保護則會造成很多問題，因為商標在這一階段，由於它還不是馳名商標，商標法並不禁止他人在其他不相同或不相類似的商品或服務上使用該商標，而在這一時期該商標又比較知名，所以會有很多經營者以該商標進行跨類註冊。一旦當該商標被認定為馳名商標，則其他人的繼續使用會造成對馳名商標的實際淡化，如果禁止使用，則有失公正，侵犯其他人的在先使用權，同時也會給其他權利人造成巨大損失。
保護對策
1、完善立法
首先，擴大反淡化保護的範圍。新修訂的商標法雖然規定了給予馳名商標跨類保護，這給馳名商標反淡化保護提供了法律依據，但反淡化保護的範圍過窄，沒有將知名商標和其他企業標識納入反淡化保護的範圍。馳名商標的認定條件比較嚴格，程式比較煩瑣，企業往往要支付較大的成本才能獲得馳名商標的認定，而知名商標的認定相對簡單，成本較低，將知名商標納入反淡化保護能使企業更易於獲得保護，已開發國家正是看到了這一點才不斷擴大反淡化保護的範圍，中國如不擴大反淡化保護的範圍，將無法對抗已開發國家的“知識霸權”，無法保護的民族品牌。當前應當加強對知名商標的理論研究，儘快制定出知名商標的認定條件和程式，以便於操作。
其次，通過立法規定商標淡化的具體表現形式、認定條件、舉證責任和法律責任等。
第三，通過立法規定聯合商標和防禦商標制度。聯合商標是指一商標所有人在同一種或者類似商品上註冊的若干近似商標，這些商標中首先註冊的或主要使用的為主商標，其餘為聯合商標。防禦商標則是較為知名的商標所有人在不同類別的商品或者服務上註冊若干相同商標，原主要使用商標為主商標，其餘為防禦商標。聯合商標和防禦商標制度是商標反淡化保護的重要制度，中國商標法至今沒有規定。實踐中一些企業採用全面註冊的辦法以圖達到註冊聯合商標和防禦商標的法律效果，但這樣做的成本比較大，而且要冒《商標法》第四十四條“連續三年停止使用”撤銷其註冊商標的風險，所以，應當儘快立法規定聯合商標和防禦商標制度，以更好地保護商標權人的合法權益。
第四，通過《反不正當競爭法》加大對商標淡化行為的打擊力度。商標淡化行為不僅是一種商標侵權行為，還是一種不正當競爭行為。由於反淡化理論的限制，商標法對這種侵權行為只能禁止而不能處罰，但把它作為一種危害社會的不正當競爭行為，可以通過《反不正當競爭法》的規定對其進行處罰，加大對被淡化商標的保護力度。
2、加強行政和司法救濟
由於執法機關擁有國家賦予的各種權力，其積極主動的執法往往會收到事半功倍的效果。
首先，行政機關要加強商標管理，加大對商標淡化行為的行政處罰力度。在商標註冊管理中，工商部門要嚴格限制商標申報主體資格與申報範圍，從嚴把握註冊商標的條件和程式，特別是要注意審查擬註冊的商標有無與在先權利的衝突，加大對知名商標、馳名商標的保護力度，力爭杜絕一切相同、相似的商標註冊。工商機關是商標執法和反不正當競爭執法的主體，可以綜合運用多種手段，加強對商標淡化行為的查處，特別是要加大罰沒力度，堅決摒棄地方保護主義，對各地的商標一視同仁。
其次，司法救濟是社會公正的最後一道防線，司法機關要堅持公正與效率原則，提高司法技術和辦案水平，正確把握商標淡化這種特殊侵權行為的構成要件，及時審理案件和執行判決，使權利人能夠獲得公正而及時的司法救濟。
